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公平會於今年六月二十五日決議，針對億光電子對燈具通路商寄發專利權警告函的行為，認定違反公平法並重罰兩百萬元罰鍰，引發媒體報導及廣泛討論。

文．歐陽弘

當事業發現自身的權利受侵害時，發警告函請求排除侵害，乃是常見的積極主張權利作為，為什麼會涉及違法呢？亦有人指出，對於智慧財產權，法律已有明定在特定條件下可以排除公平法適用，為什麼發專利權警告函仍有可能被被公平會處罰呢？本文將解析公平會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件的處理原則，俾利事業規避違法的風險。

發智財警告函需屬「正當」   才可以排除公平法適用

首先需要釐清的是，依據公平法第45條確有規定：「依照著作權法、商標法、專利法或其他智慧財產權法規行使權利之正當行為，不適用本法之規定」。但事業卻經常誤以為「只要行使智慧財產權法規相關權利就可以排除公平法適用」。針對上開常見誤解，法院判決對此曾有所說明：「此條所定排除公平法適用規定之要件有二，一是依照著作權法、商標法或專利法『行使權利行為』，二是該項行使權利行為係屬『正當』。換言之，並非行使著作權法、商標法或專利法權利之行為，即得排除公平法之適用，如果權利人在行使上開權利時，濫用其權利或違反誠信原則，對競爭秩序造成影響，而非屬正當者，仍不能免除公平法之適用。」 

法律適用上對發智財警告函的行為，之所以如此強調「正當」與否，乃是因為收到警告函的行銷業者、通路商等，通常難以在不瞭解商品侵權事件全貌的情況下，自行判斷其所販賣或購買之產品是否侵害智慧財產權。因此實務上常可見到通路商在收到警告函後的應對，乃是依警告函要求而將所涉商品下架，甚至自行移轉上游供應商以為因應，或是要求涉及侵權的上游製造商或供應商提出擔保或簽署具結保證。而這樣的結果也相當程度地造成被指稱侵權的製造商或供應商產品銷售困難以及行銷通路阻塞的情況，形成不公平競爭。

因此，若發警告函被認定非屬「正當」，不但無法排除公平法適用，更可能因涉及違反公平法第22條或第25條而被處罰。以億光電子被處罰的案件為例，其主張擁有三項專利涉及LED晶片零組件相關技術，應用於LED照明燈具等產品。公平會指出，億光公司自二○二二年十月起多次寄發其專利權受侵害的警告函予威剛科技等數家競爭同業之下游LED燈具通路商，包含大潤發、家樂福、特力屋、全聯、網家(PChome)等多家大型通路業者。

億光公司於寄發警告函前，未經法院判決屬專利權受侵害，且沒有附上第三方公正單位之專利侵權報告，僅附上億光公司內部自行製作的分析報告或侵權產品清單即寄發警告函，即對前述競爭同業及其下游交易相對人(即多家通路業者)主張權利，要求限期下架侵權商品，使通路商無法瞭解商品侵權事件之全貌，作為判斷商品是否繼續銷售之依據。當億光電子發函要求通路商於三日內或一週內等於極短時間內處理涉及侵權商品，且對於八十家以上之中小型水電行等通路商持續寄發總計超過百封以上警告函，造成通路商下架或不敢銷售競爭對手照明商品時，公平會因此認定這屬於公平法第25條「足以影響市場交易秩序的顯失公平行為」。

「正當」與否的判斷重點：先行程序的踐行

那麼若要發智慧財產權的警告函，要怎麼做才算行使權利的「正當」行為呢？公平會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件的處理原則第三點與第四點，規定發函之前需要踐行的先行程序：

第三點、確認權利受有侵害的程序：事業踐行下列程序之一，始發警告函者，為依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為：

（一） 經法院一審判決屬著作權、商標權或專利權受侵害者。

（二） 經著作權審議及調解委員會調解成立，送請法院經核定屬著作權受侵害者。

（三） 將可能侵害專利權之標的物送請專業機構鑑定，取得鑑定報告，如為新型專利，應同時提示新型專利技術報告；且發函前事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商，請求排除侵害者。

第四點、完整通知的程序：

事業踐行下列全部程序，始發警告函者，為依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為：

（一） 發函前已事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商請求排除侵害。

（二） 於警告函內敘明著作權、商標權或專利權明確內容、範圍，及受侵害之具體事實（例如系爭權利於何時、何地、如何製造、使用、販賣或進口等），使受信者足以知悉系爭權利可能受有侵害之事實。

（三） 如為新型專利，為上述通知或發函時，應提示新型專利技術報告。 

值得說明的是，倘若事業打算依第三點確認權利受有侵害的程序來進行，只需要踐行第三點各款的「其中之一」即屬符合；而若事業打算依第四點踐行完整通知的程序，則需要符合第四點「全部各款」的內容。此外，有關第四點（一）所述發函前事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商，請求排除侵害的程序，事業若已事先採取權利救濟程序，或已盡合理可能之注意義務，或該項通知已屬客觀不能，或有具體事證足認應受通知人已知悉侵權爭議之情形，視為已踐行排除侵害通知之程序。當然，程序所涉的其他部分仍需完整踐行，否則仍屬未符規定。就此以觀，事業宜就具體情形由專業律師評估，以避免貿然發函而不慎觸法。